¿Puedo poner en Google Adwords la Marca de la competencia?



Pensemos, acabamos de poner en marcha nuestro negocio o llevamos poco tiempo (o no tan poco) y no conseguimos que nuestros clientes potenciales nos conozcan. 


Que seas el mejor en lo tuyo te va a servir para el “boca a boca”, para el mundo offline o físico, pero en la selva de Internet, donde hay miles de personas ofreciendo el mismo producto o servicio que el nuestro, la cosa se complica. 


Tenemos que ir escalando posiciones para conseguir llegar a las primeras páginas de los buscadores, pero eso no es nada sencillo:

  • o te va a costar mucho tiempo, para posicionarte de forma “natural” (SEO, el posicionamiento orgánico);

  • o te va a costar dinero, para posicionarte mediante publicidad (SEM). En el caso de Google tenemos Google Adwords, que te posiciona a cambio de pasar por la caja registradora $ $ cada vez que alguien hace clic en tu anuncio.


¿Qué tiene que ver Google Adwords con la marca de la competencia?



Pues tiene que ver y mucho.


Ya hemos dicho que una de las formas de posicionarse en Google es a través de Google Adwords (pasando por caja), y uno de los servicios que ofrece Google Adwords son los anuncios de búsqueda.


No es ahora el momento de explicar el funcionamiento de este servicio, pero sí quedarse con la idea que se puja por unas palabras clave, las que elijas. Y… ¡ahora sí!.


Esas palabras claves, esas palabritas mágicas que nos van a subir a lo más alto del escalafón para que esos “clientes despistados”, que no se habían percatado de nuestra existencia ni de lo que podemos hacer por ellos, nos encuentren…


Vale, ahora ya solo toca elegir las palabras clave (o, como lo llaman los más “cool”, Keywords) y pagar cada vez que alguien pulse el anuncio. Y… ¿qué palabras elegir? Pues eso tampoco es el objeto de este post… pero, vamos a ver…


Sabes que eres bueno en lo que haces, pero todavía el resto de la humanidad no lo sabe, no te conocen, pero sí que conocen a la empresa de la competencia que lleva cien mil años en el mercado o que está forrada y se puede permitir buenas campañas de marketing…


Podrías pensar… 

“Si  pongo como palabra clave la marca de la competencia, subo como la espuma”.


Pero... 


¿Puedo poner como palabra clave en Google Adwords la marca de la empresa de la competencia?



Aquí está el kit de la cuestión, ¿qué pasa? ¿puedo hacerlo? ¿no puedo hacerlo?.


Para dar respuesta a la cuestión, tenemos que saber el panorama en el que nos estamos moviendo:


  • por un lado, tenemos la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que pretende proteger a los consumidores, protege los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, excluyendo el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios; 


  • por otro lado, está la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que protege el correcto funcionamiento del mercado; y, 


  • finalmente, tenemos lo que dicen los tribunales.


¿Qué dice la Ley de Marcas?



Entre otras muchas cosas, el artículo 34 de esta Ley reconoce que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.


Además, de forma expresa, se reconoce el derecho del titular de la marca registrada de prohibir que otros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:


a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.


Y la Ley de Competencia Desleal… ¿qué se cuenta?



Entre otras cosas, el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal dice que se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.


Y continúa, en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.


De todo esto... ¿qué dicen los tribunales?



Pues tenemos una Sentencia, casi recién salida del horno (la Sentencia del Tribunal Supremo 94/2017, de 15 de febrero), que habla de este tema. 


Como lo mejor son los ejemplos, vamos a ver de qué va esta Sentencia:


De un lado tenemos a la empresa líder, Orona S. Coop, que se dedica al diseño, instalación, mantenimiento y modernización de soluciones de movilidad, como ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos. Esta empresa es titular de la marca Orona (¡qué sorpresa!).


Después tenemos a la empresa que quiere ampliar su cartera de clientes, Citylift, SA, que se dedica a la venta de ascensores, elevadores y al servicio de mantenimiento multimarca de ascensores. Este empresa oferta sus productos y servicios, entre otros medios, a través de su página web: www.mantenimientoascensores.net.


¿Qué pasó?



Pues que Citylift, para llegar a más potenciales clientes, contrató los servicios de Google Adwords y, entre las palabras clave, ¿cuál estaba?…. ¡Bingo! La marca “Orona”.


¿Y que pasaba cuando en Google se “googleaba” la marca “Orona” sola o acompañada con palabras como ascensores, elevadores…?



Pasaba que algunas veces salía el anuncio de Citylift, que era…

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Un “faenón” para Orona, S. Coop., ¿no?. Si te pones en su lugar….


Y a partir de ahí, ¿qué?



Con esta situación, Orona, S. Coop. demandó a Citylift, entendiendo que la utilización de su marca constituía una infracción de marca (valga la redundancia) y que, además, era un acto de competencia desleal.


En primera instancia, el Juzgado tumbó la denuncia de Orona, S. Coop. por considerar que la conducta de Citylift no constituía una infracción marcaria porque no menoscababa ninguna de las funciones de la marca; que no menoscababa la función de indicación del origen de la marca ni su función publicitaria y que tampoco constituía un acto de competencia desleal.


A todo esto, Orona, S. Coop. “se quedó muerta” y apeló la sentencia


El tribunal de apelación dijo que nada, que de infracción de marca nada de nada, pero que sí que había habido competencia desleal


Por lo que se refiere a la infracción marcaria, el tribunal de apelación dice que la conducta que hemos descrito no había menoscabado las funciones de la marca, que no se había atentado contra la función de garantizar a los consumidores la procedencia del producto, que no se sugería la existencia de vínculo alguno entre el demandado y el titular de la marca, y que no se atentaba contra la función publicitaria de esta.


Vais a permitir ahora que transcribamos parte del fundamento de esta sentencia en lo que se refiere a la competencia desleal, porque no tiene desperdicio:


“Aún [sic] el anuncio pueda no generar confusión en un internauta razonablemente atento e informado, lo cierto es que la conducta supone el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, en indudable beneficio propio, pues precisamente se eligió la palabra ORONA porque condensa la fama, el buen nombre y el crédito de esa mercantil en el mercado. La elección de la demandada no ha sido casual ni gratuita: se ha limitado a utilizar, pagando por ello, la palabra que los internautas introducen en el motor de búsqueda de Google; palabra (coincidente con su denominación social y con varias marcas registradas) que, gracias a la inversión y esfuerzo de la actora, es conocida por la generalidad de los consumidores interesados en servicios de mantenimiento de ascensores y que, por este motivo, es introducida por los consumidores en el motor de búsqueda cuando pretenden ver los servicios y productos de esa mercantil. De este modo, sin esfuerzo alguno, la demandada se coloca en el mercado al rebufo del prestigio de la actora. La demandada (y ello enlaza con el tema de la evitabilidad) tenía todas las posibilidades de elección de palabras en el servicio de referenciación de internet para dar a conocer sus servicios; más, lejos de emplear las que aconsejaría una conducta leal desde el punto de vista competencial (referidas, simplemente, a los servicios ofertados, sus características, calidad o precio), optó, sencillamente, por elegir la palabra con que el competidor se identifica como mercantil y nomina sus productos y servicios. Se "apropia", en cierto modo, de la palabra identificadora de la prestación del competidor y la utiliza para intentar "arrastrar" a los interesados en ella hasta su página web”.

Con esta sentencia, Citylift no se iba a quedar parada, así que…. recurso de casación ante el Tribunal Supremo.


Llegamos al final…


¿Qué pasa con este baile de normas, marcas y competencia desleal, que entre ellas no se aclaran?


Ya hemos dicho que las dos normas cumplen funciones diferentes, pero es que, además, está lo que se ha llamado “complementariedad relativa”.


La jurisprudencia viene a decir que no te puedes acoger a la Ley de Competencia Desleal respecto a conductas plenamente comprendidas en la Ley de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos.


Es por eso por lo que el Tribunal Supremo considera que calificar como competencia desleal la conducta de Citylift vulnera la doctrina de la complementariedad relativa, ya que se califica como desleal la misma conducta que ha superado el control de la Ley de Marcas, en base a los mismos hechos y razones.


Además, el Tribunal Supremo, en sus fundamentos, recoge la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de septiembre de 2011. Nos vamos a lo importante:


“« […] cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94».

Eso es justamente lo que ocurre en el caso enjuiciado. El anuncio de Citylift al que remite el enlace patrocinado en el que la palabra «orona» es utilizada como palabra clave o keyword propone una alternativa a los servicios del titular de la marca notoria, sin ofrecer una imitación de tales servicios, sin causar una dilución de la marca y sin menoscabar sus demás funciones, por lo que supone una competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores que, por tanto, constituye la «justa causa» que excluye la antijuridicidad de la conducta”.


Respecto a la infracción de marca, es bastante claro el pronunciamiento contenido en la Sentencia del Tribunal Supremo 105/2016, de 26 de febrero, que dice que se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos: 


  • que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica; 


  • que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la "oficial".



Consejos


Ahora, a los efectos de evitar problemas, unos consejos…


Si pones la marca de la competencia como palabra clave para tu anuncio de Google Adwords, no te limites a ofrecer una imitación de los productos o servicios que oferta el titular de la marca.

Además, que la marca no aparezca:
* ni en el título ni en el texto del anuncio;
* ni en el nombre de dominio al que dirige el anuncio;
* ni en la web a la que dirige el anuncio.


Y hasta aquí el post de la semana…


Publicado el 02/04/2017

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